Proceso nº 19-ip-2005

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO Nº 19-IP-2005
Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos
81, 82, literal a; 83, literal a; y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,
República del Ecuador.
Parte actora: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.
Caso: marca BIOXIL.
Expediente Interno: Nº 7145- 2000-M.P.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito,
nueve de marzo del año dos mil cinco.
VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344”
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano
de su Presidente, Dr. Luis Rosero Morales, y recibida en este Tribunal en fecha 9 de
febrero de 2005.


El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1.

1.1. Cuestión de hecho

De la demanda presentada por el apoderado especial para los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se desprende que “El 22 de septiembre de 1998, PHARMABRAND S.A., de Ecuador, solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro de la marca „BIOXIL‟ para proteger: „Todos los productos de la Clase Internacional No. 5‟ ”; que “Con fecha 12 de abril de 1999, dentro del término establecido en el Art. 93 de la Decisión 344, SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó observaciones al registro del signo „BIOXIL‟, fundamentado en el derecho de uso exclusivo de la marca „AMOXIL‟, inscrita en el Ecuador el 17 de agosto de 1973 … para amparar: „Preparaciones y substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario. Clase Internacional No. 5‟ ”; y que “El 17 de febrero del 2000 se me notificó la resolución administrativa No. 0975733, dictada el 14 de febrero del 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, en evidente vulneración de los derechos subjetivos de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sin una debida motivación rechazó la observación y concedió el registro de la marca BIOXIL”. Del texto de la Resolución 975733, emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, se desprende además que, en relación con la solicitud de registro
del signo BIOXIL como marca, “se presentan las siguientes observaciones: A)
MEDIFARMA WESTERN PHARMACEUTICAL … presenta observación al registro de la
marca en referencia indicando que tiene registrada en el Ecuador la marca BIOTINOL
… para productos de la clase internacional No. 5. B) SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, presenta observación … indicando que es titular de la marca AMOXIL
registrada en el Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones y
substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario. C) BIOCHEMIE
GESELLSCHAFT m.b.H., presenta observación … indicando que es el titular de la
marca notoriamente conocida BIODROXIL, la que se encuentra registrada en el
Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones farmacéuticas clase
internacional No. 5”; y se decide “rechazar la observación presentada, aceptar el
registro de la denominación BIOXIL y disponer la expedición del título correspondiente”.
1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que el actor solicita “que en sentencia se declare que la resolución No. 0975733 infringe lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 95, inciso 2, de la Decisión 344 en concordancia con otras normas de carácter nacional …”, y que argumenta “que entre las marcas en conflicto existen características de similitud e identidad gráfica-visual y fonética-auditiva, tanto que entre la marca „AMOXIL‟ y la marca „BIOXIL‟, puede incluso inducirse al público a confusión”; que “la Resolución No. 0975733 viola los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344, además de la falta de motivación del acto administrativo que infringe normas de orden interno”; y que “el análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efecto de la confusión, situación que se ve de manifiesto dado que se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”. La actora alega además en su demanda que “El signo „BIOXIL‟ solicitado para registro como marca por parte de PHARMABRAND S.A. no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca „AMOXIL‟ de propiedad de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION”; que “De coexistir en el mercado productos con la marca „AMOXIL‟, registrada por mi mandante, y „BIOXIL‟, solicitada para registro, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”; que “Entre los signos AMOXIL y ENROXIL (sic) existe similitud fonética, entre otros, en razón de que la sílaba tónica es idéntica y tiene una ubicación coincidente”; que “Entre las marcas en confrontación existe una evidente similitud ortográfica, pues tienen la misma cantidad de sílabas y coinciden en la mayoría de letras …”; que “Por lo expuesto fácilmente se puede concluir que entre los dos signos marcarios existen semejanzas capaces de influir (sic) al público a error”; que “… se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”; que del examen sucesivo y no simultáneo de las marcas confrontadas “sin lugar a dudas podemos concluir que la percepción de la palabra AMOXIL quedará impregnada en la mente del consumidor y la asociará con una que contenga elementos tan similares como los tiene BIOXIL. El juzgador que analiza la similitud de las marcas no debe confrontarlas una frente a otra, pues ello conduciría a fijarse las diferencias mas que las semejanzas”; que “el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro”. La actora manifiesta asimismo que “El Director Nacional de Propiedad Industrial a pesar de tener pleno conocimiento … que existía un registro de una marca muy similar
a la solicitada, a favor de la compañía SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
concedió el registro de la solicitud BIOXIL, desatendiendo la prohibición prevista en el
primer literal del artículo 83 de la Decisión 344”; que “Claramente … se puede encontrar
la completa contradicción e indebida motivación en la que incurre el señor Director en
su resolución, cuando menciona que ha analizado las marcas según la doctrina y
atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, concluye que no existen
semejanzas entre las denominaciones AMOXIL y BIOXIL, algo ilógico e incongruente,
ya que si verdaderamente hubiera analizado en base a los preceptos doctrinales y
tomando en cuenta las semejanzas de las marcas en conflicto, la conclusión sería
contraria, esto es que entre las dos marcas existen evidentes semejanzas tanto en el
plano gráfico-visual y fonético-auditivo capaces de inducir al público a confusión”; que
en la resolución impugnada se considera “que las denominaciones participan de un
„indicativo general o principio activo de un compuesto químico‟, sin indicar a qué
principio o compuesto químico hace referencia”; y que “ „AMOXIL‟ constituye una marca
de fantasía, ya que no evoca ni describe los productos que protege, esto es productos
farmacéuticos para uso humano y veterinario, peor aún (sic) contiene partículas de uso
común …”.
2.
Contestación a la demanda
2.1. Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 0975733, materia de la impugnación”. 2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad
Industrial “niega de forma pura y simple los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”; argumentando que “la denominación solicitada cumple con los requisitos exigidos en el Art. 81 de la Decisión 344 … y que no se encuentra incursa en las prohibiciones estipuladas en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 . y que por estas consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y aceptar el registro de la denominación solicitada”; y que “tratándose de productos farmacéuticos muchos de estos participan de una misma raíz o radical con distinta desinencia que les lo que (sic) da identidad al nuevo producto y que el (sic) no es posible el intento de apropiación exclusiva de una denominación o raíz o radical que es el indicativo general o principio activo del compuesto químico, hace del componente un elemento de uso común”. 2.3. Según el consultante, la “apoderada de la compañía PHARMABRAND S.A. …
alega lo siguiente: Negativa de todos los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la parte actora. Negativa de que la parte actora tenga derecho alguno para impedir el registro de la marca „BIOXIL‟. Negativa de que pueda producirse confusión en el público consumidor, ni competencia desleal. Distintividad de la marca „BIOXIL‟ con respecto a la marca „AMOXIL‟. No existe semejanza gráfica-visual, ni fonética-auditiva ni conceptual por su construcción gramatical. Aduce que las marcas en conflicto evocan idea alguna por lo cual no existe riesgo de confusión. Argumenta que en nuestro país únicamente el personal autorizado es quien proporciona los productos farmacéuticos, ajustándose a un sistema de recetas médicas. Que la resolución emitida por el Director de Propiedad Industrial fue emitida conforme a derecho y con estricto apego a las normales legales vigentes”. Del escrito presentado por el apoderado de PHARMABRAND S.A. se desprende adicionalmente que “la diferencia de las raíces logra alejar cualquier posibilidad de
confusión entre las marcas en conflicto, pues las terminaciones „XIL‟ no son fonética ni
gráficamente destacadas, por lo tanto no podrían ellas lograr romper con la distintividad
que las primeras sílabas otorgan a las marcas en conflicto. Además es necesario tener
en cuenta que dentro de los fármacos, muchos poseen la sílaba „XIL‟ dentro de sus
denominaciones, puesto que, se lo ha tomado de los nombres de los compuestos
químicos que los integran, de aquí que dicho término se haya banalizado …”; que “en el
campo visual tampoco existe el riesgo de confusión, ya que … poseen elementos que
las diferencian no solo en cuanto a su pronunciación sino también en cuanto a su
ortografía …”; que “En el campo ideológico, por su construcción gramatical, las marcas
en conflicto no evocan idea alguna por lo cual tampoco cabe el riesgo de confusión,
pues de evocar un concepto determinado e igual, podría existir la posibilidad de engaño
en el público consumidor”; que “La marca „BIOXIL‟ es de fantasía o caprichosa que no
hace relación a la utilización o al contenido del producto protegido, de tal manera que
esto le permite cumplir con la principal función de toda marca, que es la de diferenciar
un producto o servicio de una persona o empresa con el producto o servicio de otra
persona o empresa”; que “aún cuando las dos marcas en conflicto protegen los
productos de la clase internacional 5, las marcas en su construcción son distintas por lo
cual los consumidores no se verían engañados ni desprotegidos dentro del mercado, de
lo que deriva también la inexistencia del riesgo de competencia desleal …”; y que “la
dilución no se verifica puesto que las marcas en conflicto no son similares y „AMOXIL‟
no es una marca notoria, por lo tanto el uso de la marca „BIOXIL‟ … no disminuiría ni
debilitaría la fuerza distintiva de la marca „AMOXIL‟ …”.
CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 21 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que, salvo el artículo 82, literal h, procede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los
productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…)”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)”.
“Artículo 95.- (.)
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente
decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca,
lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
De la definición de marca y de los requisitos para su registro
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la
vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en
letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva
constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones
principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La
distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón
para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto
para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de
ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los
signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por
separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el
artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro
sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos
gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple
los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además,
el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación
que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.
II.
De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión
directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de
comparación.
Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error. Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La identidad o la semejanza de las marcas puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor a solicitar un producto determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varias marcas y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre las marcas en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellas; o identidad entre los marcas y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre las marcas e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que la marca habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinada. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada marca, de modo que, en el conjunto de los elementos que la integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquélla se halle provista de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de las marcas objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común.
La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión
errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el
expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000,
caso “BROMTUSSIN”).
En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la
doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al
respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino
también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como
la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar
las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor
medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los
productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el
producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266).
Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la
intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la
expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede
descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme
a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de
establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas
farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la
G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).
Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos
pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las
propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha
manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento
diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el
conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la
G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).
IV. De los signos de fantasía

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un
vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de
fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de
fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de
connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación
genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido
su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la
G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).
En la doctrina se precisa que este tipo de signos “ … puede no tener significado alguno,
aunque puede evocar alguna idea o concepto” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de
Marcas”; Cuarta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2002).
Del examen de registrabilidad de un signo como marca

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según
el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá
proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier
persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro
solicitado.

El artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que, una vez vencido el
plazo para que el peticionario del registro de marca, si lo estima conveniente, formule
alegatos a las observaciones presentadas, la oficina nacional competente decidirá
sobre las mismas, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá
a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá
tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la
Decisión en referencia.
El citado párrafo segundo del artículo 95 de la Decisión 344 exige, además, que el acto
por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente
motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la
oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las
normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El
Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a
explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento
sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión
en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o
falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº
04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de
septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE.

1º
En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las
prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2°
Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los
Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los
productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o
del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.
3º
En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada marca, de modo que, en el conjunto de los elementos que la integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquélla se halle provista de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
4°
La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia
del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de
los consumidores. Sin embargo, si la marca farmacéutica ha sido confeccionada con
algún elemento de uso general, la distintividad deberá buscarse en los otros elementos
integrantes del signo, así como en la condición de signo de fantasía que logre mostrar
el conjunto marcario.
5°
A tenor del artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, el funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá a su respecto a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Source: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/E00014652011.pdf